"El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Miguel Poiares Maduro, ha dictaminado que el buscador de Internet Google no ha vulnerado derechos de marca al permitir que los anunciantes compren palabras clave que coinciden con marcas registradas." La noticia se publicó
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El sistema AdWords
El sistema AdWords funciona de la siguiente manera: los anunciantes pagan a Google y eligen “palabras claves” de forma tal que sus anuncios aparecen en las búsquedas una vez que son escritas en el buscador. Así, cuando los usuarios realicen una búsqueda en Google introduciendo una de esas “palabras clave”, el anuncio puede aparecer del lado derecho de los resultados de la búsqueda (aparece en la misma búsqueda). De esta manera, la publicidad se mostrará únicamente a un público que ya está interesado en su producto o servicio.
En realidad, para cualquier escrita en un motor de búsqueda, se proporcionan normalmente dos tipos de resultados: una serie de sitios web relacionados con la “palabra clave” (“resultados naturales”) y junto a ellos (en realidad es sobre ellos, encima) publicidad de determinados sitios web (“anuncios”). Mientras que los resultados naturales se proporcionan en función de criterios objetivos, determinados por el motor de búsqueda, los de los anuncios aparecen porque los anunciantes pagan para que sus sitios web sean mostrados en respuesta a determinadas “palabras clave”.
La trascendencia del caso para Google es real pues buena parte de sus ingresos proceden de este servicio. El costo de acceder a este servicio varía de país en país, pero en el caso peruano, podemos decir que el anunciante sólo pagará (desde 10 centavos de dólar) si alguien hace clic en su anuncio y no cada vez que éste aparezca. No hay límite al número de anunciantes que pueden elegir una “palabra clave” y si todos los anuncios no pueden mostrarse al mismo tiempo, se clasificarán en función del precio por clic y del número de veces que los usuarios de Internet hayan hecho clic antes en el enlace del anuncio.
Antecedentes al caso:Los sistemas de publicidad como AdWords (cuyos competidores más importantes son los motores de búsqueda de Microsoft y Yahoo! que usan sistemas de publicidad similares) han sido objeto de litigios sobre marcas en varios países europeos en donde se cuestiona la legalidad del uso de “palabras clave” que corresponden a marcas. En Austria, Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido, se han emitido sentencias que por diferentes motivos, decretan que dicho uso es legal.
Sin embargo, en los tribunales inferiores de Francia mantienen distintas posturas sobre esta cuestión.
El casoEn realidad se tratan de tres casos distintos iniciados por diferentes firmas francesas –entre los que se incluye Louis Vuitton Malletier S.A. –, aunque por el mismo tema: la inclusión de “palabras clave” que corresponden a ciertas marcas en el sistema AdWords, pues consideran que la búsqueda en Google de determinados nombres ofrecía anuncios de páginas de sus competidores o de versiones falsificadas de los productos signados con sus marcas.
Luego que Google fuera declarado culpable en las primeras instancias (en los tres casos), la Cour de cassation francesa, elevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien debe emitir una interpretación prejudicial respecto de las disposiciones comunitarias pertinentes (Directiva 89/104/CEE, relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas, su Reglamento (CE) Nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria y la Directiva 2000/31, sobre los Servicios de la Sociedad de la información). Según el procedimiento, antes de pronunciarse la decisión final, los abogados generales del Tribunal deben emitir un dictamen en donde se dilucide si es que ¿el uso por Google, en su sistema de publicidad AdWords, de “palabras clave” que corresponden a marcas constituye una violación de dichas marcas?
El Dictamen En este caso, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es Miguel Poiares Maduro, quien emitió su dictamen señalando que el buscador de Internet Google no ha vulnerado derechos de marca al permitir que los anunciantes seleccionen y compren, en AdWords, “palabras clave” que coinciden con las marcas que no son de su titularidad. Según él, el uso de las marcas no ha ido más allá de la selección de “palabras clave”, que es un procedimiento interno de AdWords y sólo concierne a Google y a los anunciantes. Cuando se seleccionan “palabras clave”, no se vende por tanto ningún producto o servicio al público en general. El servicio que se presta y al que está vinculado el uso de las “palabras clave” que corresponden a las marcas es, por tanto, el propio servicio de Google, AdWords dirigido al anunciante.
Del mismo modo, los anunciantes tampoco violan el derecho de marcas al seleccionar en AdWords “palabras clave” que coinciden con las marcas, ya que cuando eligen las palabras actúan como consumidores del servicio que presta Google a través de AdWords. Si bien los anunciantes contratan el servicio AdWords para utilizarlo en el contexto de sus actividades comerciales y dichas actividades abarcan los anuncios posteriormente mostrados, ello no implica que la elección misma de las “palabras clave” sea una actividad comercial, sino por el contrario –dice el Dictamen- se lleva a cabo dentro de un uso privado por su parte. Para Poiares Maduro, la diferencia radica no sólo en que la actividad comercial se produce después de la elección, sino también porque sólo es en la actividad comercial en que el anunciante se dirige a un público consumidor: los usuarios de Internet, que no existen cuando se eligen las “palabras clave”. Según el Dictamen, “este uso privado por los anunciantes es la otra cara del uso por Google –considerado antes legal– que consiste en permitir a los anunciantes elegir palabras clave que corresponden a marcas. Sería contradictorio excluir una violación en un caso y declararla en el otro. Ello equivaldría a afirmar que debe autorizarse a Google para que permita la elección de palabras clave que nadie está autorizado a elegir”.
Además, añade que la elección de los anunciantes en AdWords de “palabras clave” que corresponden a marcas puede producirse para muchos fines legítimos (usos meramente descriptivos, publicidad comparativa, reseñas de productos, etc.), por lo que no puede constituir en sí misma una violación de derechos de marca en tanto eso significaría excluir todos esos usos legítimos.
En cuanto al hecho que Google establece un vínculo entre las “palabras clave” y los sitios web anunciados en los que se venden productos falsos, tampoco se considera que exista una violación al derecho de marcas. Según Poiares Maduro el solo hecho de que aparezca en pantalla una lista de sitios web pertinentes en respuesta a “palabras clave” no basta para acreditar la existencia de un riesgo de confusión por parte de los consumidores en cuanto al origen de los productos o servicios. “Para que dicho riesgo exista, los consumidores tendrían que suponer, por el mero hecho de que determinados sitios web están vinculados a dichas palabras clave, que dichos sitios web «proceden de la misma empresa que los titulares de las marcas o, según sea el caso, de empresas vinculadas económicamente». Tal riesgo de confusión no puede presumirse, sino que debe demostrarse de forma concluyente”, señala el Dictamen.
En un ejercicio intelectual interesante el Dictamen considera que “los usuarios de Internet saben que tendrán que cribar los resultados naturales de sus búsquedas, que a menudo obtienen resultados numerosos. Pueden esperar que algunos de dichos resultados naturales corresponderán al sitio web del titular de la marca (o una empresa vinculada económicamente), pero sin duda no lo creerán de todos los resultados naturales. Además, algunas veces es posible que ni siquiera estén buscando el sitio web del titular de la marca, sino otros sitios web relativos a los productos o servicios vendidos con la marca: por ejemplo, pueden no estar interesados en la compra de productos del titular de la marca, sino sólo en tener acceso a los sitios web que reseñan dichos productos. (…) El motor de búsqueda de Google no es más que una herramienta: el vínculo que establece entre las palabras clave correspondientes a marcas y los resultados naturales, incluidos los sitios web más pertinentes, no es suficiente para inducir a confusión. Los usuarios de Internet sólo deciden sobre el origen de los productos o servicios ofrecidos en los sitios web al leer su descripción y, en última instancia, abandonando Google y entrando en dichos sitios web.”
Finalmente, en un llamado al uso de la razón, el Dictamen declara que si el impedir determinadas violaciones de derechos de marcas da lugar a que todos los usos de marcas sean prohibidos en el contexto del ciberespacio, estos impedimentos no deben ser admitidos.
Aún no hay sentencia definitivaLa opinión del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia. Su función consiste en aportar a los jueces su opinión motivada (mediante el Dictamen) sobre los asuntos planteados ante el Tribunal, de manera pública y con total imparcialidad e independencia. Los abogados generales no forman parte de las deliberaciones del Tribunal, son los jueces quienes finalmente deben deliberar y adoptar la decisión final que se emitirá en una sentencia posterior.
Nuestra opinión: Aterrizando, bajo comentario, el caso a nuestro ordenamiento jurídico, creemos que se puede analizar a la luz de los límites objetivos al derecho de marcas (usos no infractores).
Los derechos marcarios tienen dos dimensiones. Una positiva (el derecho del titular de usar el signo) y una negativa (el derecho de excluir a terceros de su uso). Pero estas dimensiones no pueden interpretarse como si se trataran de derechos de propiedad clásicos (como una casa o un auto, cuyos dueños tienen el derecho de usarlos y prohibir su uso a terceros). A diferencia de éstos últimos, los derechos marcarios cuentan con un plus y un minus.
PLUS.- El derecho de exclusiva desborda los límites de la propiedad clásica, toda vez que prohíbe a quien adquiere el bien marcado que haga lo que quiera con lo adquirido. Es decir, quien adquiere un bien marcado, no está facultado para:
a) Vender otro producto similar con la misma marca.
b) Suprimir o modificar la marca del producto adquirido con fines comerciales.
c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca del bien adquirido, así como comercializar o detentar tales materiales.
d) Usar en el comercio o de manera pública un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, para fines comerciales o no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
MINUS.- El derecho de exclusiva no llega a ser propiedad en forma plena ya que se limita a garantizar la exclusiva del uso de un signo para distinguir un producto o servicio, a diferencia de la propiedad común, que garantiza la totalidad de posibilidades inherentes a la cosa. En efecto, vale la pena recordar que es posible que terceros usen sin consentimiento del titular de la marca en ciertos supuestos como:
a) Cuando se trata de su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación o característica cierta de sus productos o servicios, siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca (sino con propósitos de identificación y/o información) y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
b) Para realizar anuncios publicitarios, incluso en publicidad comparativa.
c) Para ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados.
d) Para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
De otro lado, se debe tener en cuenta que el derecho de marcas debe complementar (y no obstaculizar) al derecho de la competencia, en el cual la publicidad es una de las herramienta de mayor valoración toda vez que facilita la información al consumidor para que pueda hacer uso pleno de su libertad de elección.
En ese sentido, los derechos de exclusiva, no pueden ser utilizados como mecanismos que dificulten el uso de herramientas que facilitan la dinámica comercial (como es el caso de la publicidad), salvo cuando dichas herramientas generan una afectación: el uso de marca ajena en la publicidad engañosa, no solo afecta a los derechos del consumidor que se ve engañado, sino que afecta al competidor quien ve detractada su clientela y desvirtúa la razón de ser de la publicidad en el sistema de competencia, a saber, dotar el mercado de transparencia.
Así, consideramos que cuando se hacen uso de “palabras” claves, que coinciden con una marca registrada (se entiende que dicha “palabra clave” no ha sido elegida por el titular de la marca, sino por otro anunciante), no afecta necesariamente el derecho del consumidor, puesto que dichas palabras no siempre son utilizadas a título de marca.
Ahora bien, cuando es un anunciante “pirata” el que solicita la “palabra clave” que coincide con la marca de un tercero, a efectos de publicitar productos no legítimos, la infracción la comete el anunciante y no Google. Asimismo, cuando un anunciante utiliza una “palabra clave” que coincide con una marca notoriamente conocida, para redireccionar la búsqueda hacia su propia marca competidora, sí podríamos estar ante un uso indebido en tanto resultaría siendo un aprovechamiento injusto de su prestigio.
En estos dos últimos casos, le corresponde al titular de la marca hacer uso de su derecho de exclusiva en su dimensión negativa e iniciar las acciones legales que correspondan al anunciante-infractor.
